Legge e dintorni

Cristina Bellomunno

Senior Counsel

Legalitax Studio Legale e Tributario - Italia

Si è di recente conclusa, con una sconfitta, la battaglia della EOS Products Sàrl per la registrazione come marchio dell’Unione Europea di un balsamo per labbra a forma di uovo. Sostanzialmente, il marchio a forma di uovo non è stato concesso in quanto ritenuto privo di capacità distintiva, requisito necessario per la concessione di qualunque tipo di marchio, incluso il marchio di forma. 

Nel 2016 EOS, società nota per i suoi coloratissimi balsami per labbra a forma di uovo, ha depositato una domanda di registrazione di marchio avanti l'EUIPO, organo competente a concedere i marchi dell’Unione Europea, avente ad oggetto la forma di un uovo per le classi 3 (compresi balsami per labbra senza medicinali), 5 (compresi balsami per labbra con medicinali) e 21 (compresi contenitori per cosmetici). La domanda di marchio, sotto riprodotta, si può vedere in questo link.

Come prescrivono le norme europee, la domanda di marchio viene sottoposta al vaglio dell’esaminatore che verifica, tra le altre cose, la sussistenza del requisito della distintività. Secondo l’esaminatore la forma sopra rappresentata era priva di carattere distintivo intrinseco ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), Regolamento Marchio dell’Unione Europea (RMUE). 

Secondo EOS, al contrario, il marchio era intrinsecamente distintivo e, in subordine, era registrabile sulla base del carattere distintivo acquisito a seguito dell’intenso uso e della pubblicità che di tale forma era stata fatta sul mercato. In altre parole, secondo EOS il pubblico aveva imparato a riconoscere in quella forma un certo prodotto come proveniente da un certo produttore (c.d. secondary meaning).  

Tali argomentazioni non hanno però convinto l'esaminatore che ha respinto la domanda di EOS ritenendo non adeguatamente provato né il carattere distintivo originario ed intrinseco, né quello acquisito successivamente mediante l’intenso uso della forma. 

EOS ha impugnato la decisione di rifiuto della concessione del marchio avanti la Commissione dei Ricorsi dell'EUIPO (causa R 2017/2019-4) che, tuttavia, ha negato la registrazione. In particolare, sul carattere distintivo intrinseco, la Commissione dei Ricorsi ha affermato che i contenitori rotondi e sferici sono comuni nel mercato dei cosmetici, citando esempi tratti da documenti presentati dalla stessa EOS (par. 41-42 della decisione).  

Per quanto riguarda il carattere distintivo acquisito, la Commissione dei Ricorsi ha dapprima rilevato che nessuna delle prove fornite riguardava i prodotti della classe 5 o i contenitori per cosmetici della classe 21, ma riguardava solo i balsami per le labbra della classe 3. Per quanto riguarda la classe 3, ha ritenuto che le prove mostrassero solo balsami per labbra in vari colori (al contrario della ricorrente che ritraeva il marchio in bianco e nero). Inoltre, tutti gli esempi raffiguravano la forma a uovo ma con le lettere “eos”, invece assenti sulla forma rappresentata nella domanda di marchio. Anche le ricerche di mercato prodotte da EOS sono state ritenute non sufficienti a dimostrare la capacità distintiva acquisita in quanto, tra le altre cose, riguardavano solo la Germania e l'Austria. 

EOS ha quindi impugnato detta decisione avanti Tribunale dell’UE il quale con decisione del 8 settembre 2021 (T-489/20) (che si può leggere al link), ha confermato il rifiuto di registrazione del marchio per essere la forma in questione priva di carattere distintivo. 

In particolare, EOS ha contestato le conclusioni della Commissione dei Ricorsi solo sul carattere distintivo intrinseco (paragrafo 12). Pertanto, il Tribunale si è concentrato sulla questione se la domanda EOS fosse distintiva sin dall'inizio, affermando che non lo era. 

In particolare, il Tribunale, ribadendo un indirizzo consolidato, ha sottolineato come il consumatore medio non ha l’abitudine di riconoscere un prodotto dalla sua forma o dalla sua confezione e, pertanto, un marchio tridimensionale costituito da una siffatta presentazione ha carattere distintivo solo se consente al consumatore medio dei prodotti rivendicati, ragionevolmente informato e ragionevolmente attento, di distinguerli dai prodotti di altre imprese senza prestare particolare attenzione. 

Da notare che la decisone EOS del Tribunale UE è intervenuta meno di due mesi dopo quella del Tribunale UE del 14 luglio 2021 (caso T-488/2020) che, invece, ha ammesso la registrazione come marchio di forma del rossetto Guerlain, sotto raffigurato: 

Nella vicenda del rossetto Guerlain, il Tribunale ha ribaltato le decisioni dell’Esaminatore dell’EUIPO e della Commissione dei Ricorsi ed ha ritenuto che la forma del rossetto che richiamava lo scafo di una nave o una carrozzina per neonati era del tutto inusuale in quel determinato campo e  si differenziava significativamente dalla forma di tutti gli altri rossetti presenti nel settore, non potendo ad esempio – tra le altre cose – essere poggiato verticalmente come è possibile fare per la stragrande maggioranza o, addirittura, la totalità dei rossetti presenti sul mercato. 

L’ultima puntata della questione EOS si è conclusa con la decisione del 4 febbraio 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) (causa C-672/21 P) che ha negato, sostanzialmente per ragioni procedurali e quindi senza entrare nel merito della questione, l'ammissibilità del ricorso contro la decisione in T-489/20) ponendo così fine alla battaglia sul marchio EOS per il suo balsamo per labbra a forma di uovo.